上海普陀法院发布知识产权合同案件审判白皮书及十大案例(13)

● 典型案例一 ●
合理行使权利救济措施 超出必要限度责任自担
——班尼路公司诉天络行公司等著作权许可使用合同纠纷案
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基本案情：
上海天络行品牌管理股份有限公司（以下简称“天络行公司”）等与广州友谊班尼路服饰有限公司（以下简称“班尼路公司”）签订《授权协议》，将其进行过著作权登记的泰迪珍藏系列形象美术作品授权班尼路公司在商品设计开发等领域使用。后班尼路公司委托关联公司在香港销售使用了该美术作品的产品。销售期间，案外人harren(hong kong)limited（以下简称“协泓公司”）发函指称，销售涉案产品的行为已经构成对其在香港特别行政区注册商标权利的侵害，要求销售方立即采取相应措施。收到上述函件后，天络行公司和班尼路公司等协商确定由天络行公司委派律师处理与上述投诉相关的法律事宜并承担费用，如涉案美术作品确有权利瑕疵或无效，班尼路公司因此遭受的损失亦由天络行公司承担。在法律纠纷处理期间，天络行公司一方多次向班尼路公司表示涉案商品无需下架，但班尼路公司以担心名誉受损，避免损失扩大为由，下架了香港地区所有涉案产品并积压于仓库，此外还自行聘请律师并准备材料处理相关法律事宜。
后查明，《授权协议》签订时，协泓公司的商标尚未对外公布。在各方就纠纷达成和解后，班尼路公司以天络行公司的著作权授权与他人的商标权存在冲突，对其行使权利造成障碍为由，诉至法院请求判令天络行公司等赔偿货品损失及仓储费247万余元，香港律师费、翻译费等合理费用57万余元。天络行公司等则提出对方对自身利益过度保护，人为扩大损失的答辩意见。
裁判结果：
法院经审理认为，天络行公司已就泰迪珍藏系列形象美术作品取得著作权登记，《授权协议》签订时协泓公司商标尚未对外公布，天络行公司无从知晓协泓公司申请注册商标一事,故天络行公司签署《授权协议》对涉案美术作品进行授权的行为并无不妥。相关产品在香港销售并引发纠纷后，协议双方已商定由天络行公司负责处理相关法律事宜并承担费用，在涉案作品著作权与案外人商标权的冲突并无定论，且天络行公司多次表示产品无需下架的情况下，法院认定原告下架产品存放于仓库以及另行委托律师处理相关事宜的行为缺乏必要合理性，故对原告的诉讼请求不予支持。
典型意义：
本案是一起被许可权利行使出现障碍时救济限度判定的典型案例。著作权许可使用是知识产权交易的常见类型，但因著作权自动产生、自愿登记的特性，权利瑕疵不易发现，权利冲突常有发生，而随着全球贸易和文化交流的增多，跨境冲突的风险也在增加。在著作权许可使用合同履行期间，当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务，如因权利冲突导致著作权行使出现障碍，被许可人须结合权利内容、紧迫程度、处理进展、可能结果等因素，对救济措施的合理性和必要性做出判断，在保护自身合法权益的同时，避免因救济措施超出合理限度而扩大损失，否则相关的损失需自行承担。