上海普陀法院发布知识产权合同案件审判白皮书及十大案例(20)

典型意义：
本案是一起涉及企业名称（商号）使用合同效力判断的典型案例。企业名称（商号）作为一种商业标识，与企业的生产经营密不可分。随着各类新兴商业模式的兴起，企业名称（商号）的许可使用也呈现出日渐活跃的态势。本案的审理充分尊重企业名称（商号）的知识产权属性，在判断许可方对企业名称（商号）拥有合法权利的前提下，着重考察是否存在违反效力性强制性规定的情形，最终认定涉案合同有效，对于促进企业名称（商号）市场价值的发挥有积极的导向作用。
● 典型案例八 ●
恶意串通逃避转让义务 查明事实认定行为无效
——天健公司诉美力公司等商标权转让合同纠纷案
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基本案情：
上海天健健身有限公司（以下简称“天健公司”）与上海美力健身有限公司（以下简称“美力公司”）签订《注册商标转让协议》，约定美力公司将名下4个商标以60万元的价格转让给天健公司并配合办理相关手续，协议签订后美力公司不得再使用涉案商标，涉案商标的所有权利由天健公司享有。后因美力公司拒不配合办理商标转让手续，天健公司诉至法院，要求其履行合同义务。诉讼程序启动后，美力公司即向国家商标局申请将合同所涉商标转让给由其原法定代表人及股东张某参股的朕鼎实业（上海）有限公司（以下简称“朕鼎公司”），并由张某同时担任转让双方的联系人。天健公司遂撤回前案诉讼，并以美力公司和朕鼎公司为共同被告重新提起诉讼，请求判令美力公司支付违约金，确认两被告的商标转让行为无效并由两被告协助办理将商标变更至原告名下的手续。
裁判结果：
法院经审理认为，天健公司与美力公司签订的《注册商标转让协议》对转让条件、转让对价、手续办理等诸多事宜作出约定，且特别明确协议签订后美力公司不得使用涉案商标，亦不得以任何方式谋求涉案商标或与之近似商标之任何权利，足见美力公司对其在合同项下的义务已明确知悉。在双方就协议的实际履行产生争议且诉诸法院后，美力公司立即向国家商标局申请将涉案商标转让至其关联公司朕鼎公司名下，可以判断两被告公司在明知天健公司对涉案商标享有在先权利的情况下恶意串通，损害了天健公司的合法权益，该商标转让行为应属无效，因此取得的财产即涉案商标应返还给天健公司。
典型意义：
本案是一起商标转让方恶意串通他人损害商标受让方利益的典型案例。商标转让是有效盘活商标资源的重要手段，对转让方与受让方的利益均会产生重大影响。实践中，因商标转让合同签订到商标最终完成变更登记之间存在时间间隔，容易导致合同履行期间的不确定因素增多，恶意串通他人转让合同所涉商标并以此作为借口拒不履行商标转让合同的情况就是其中之一。在认定是否构成《合同法》第五十二条规定的恶意串通行为时，可以立足主客观两个方面的构成要件，从知识产权交易的诚实信用原则出发，结合行为的背景情况、主体关系、交易模式等因素作出判断，以有效遏制通过此种方式逃避商标转让合同义务的做法。