上海普陀法院发布知识产权合同案件审判白皮书及十大案例(31)

裁判理由：
法院认为，在先权利的认定需要考虑是否拥有合法的在先权利基础；基于合法的权利基础，使用方式和行为性质是否具有正当性。商标法规定的“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”，不仅是对申请注册商标所提的要求，也赋予了在先权利人的抗辩权。商标法虽未对“在先权利”的种类予以界定，但从法理和司法实践来看，应包括外观设计专利权、著作权、企业名称权、姓名权等。本案两被告提出的“在先权利”抗辩实质上就是对于包含“secret charm”在内的产品包装美术设计所享有的在先著作权抗辩。由于中美均为《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》成员国，维密公司作为一家在美国创设的企业，其所创作的作品受到我国著作权法保护。且根据他院已生效判决，维密公司创作使用在先，庆鹏公司申请注册商标在后。因此两被告拥有合法的在先权利基础。涉案产品只在维密专卖店内进行销售，产品上完整使用了维密公司拥有著作权的“secret charm产品包装设计”美术作品，且清晰标注了主商标，不会造成消费者混淆误认。
因此，维密公司的使用方式和行为性质具有正当性。此外，原告及其关联公司在2001至2016年间大量申请注册包括“维多密码”、“victoria"s code”等商标，在文字组成、呼叫等方面与维密公司系列品牌相同或近似。原告无法对此作出合理解释，其行为亦难谓善意。根据诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等处理原则，两被告的在先权利抗辩成立，其进口、销售维密公司使用上述美术作品包装的商品不构成对原告主张的“secret charm”注册商标专用权的侵犯，故判决驳回原告所有诉讼请求。
专家点评：
长期以来，我国存在着大量商标申请人，其使用他人具有在先权利的作品、外观设计、姓名、商号、知名名称包装装潢等进行商标注册，并以注册商标向在先权利人主张商标专用权。为规制这一类商标抢注行为，我国《商标法》在商标申请审查、异议和无效（撤销）等行政确权程序中作出了明确规定，“申请注册的商标，不得与他人在先取得的合法权利相冲突”（第9条），“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”（第32条），2019年修改商标法增加规定了“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”（第4条）。这些规定的确能从商标注册申请的源头上遏制商标抢注行为，但对以与在先权利冲突的注册商标为权利基础提起的侵权诉讼，被告能否主张在先权利抗辩，商标法并未作出明确规定（我国商标法中仅作出了正当使用抗辩和先用权抗辩）。显然，与在先权利冲突的注册商标，不仅在申请行为上违背诚实信用原则，而且在使用行为上也同样违背诚实信用原则，应当予以规制。